Autor: Jordi Vegueria Ocáriz, abogado en LEXITER Abogados
En la práctica mercantil es frecuente hablar de “comprar una marca” como si con ello se adquiriera automáticamente todo el ecosistema digital del negocio: dominio web, página, tienda online, redes sociales, bases de datos, contenidos, software y accesos. Jurídicamente, esa idea es peligrosa. La marca es un signo distintivo con su propio régimen legal; los nombres de dominio, los contenidos web, los programas de ordenador y los datos personales responden a reglas distintas. Por eso, una compraventa bien planteada no debe limitarse a decir que se transmite “la marca con todos sus activos”, sino que debe identificar con precisión cada activo, su título jurídico y el modo concreto de cesión o entrega.
Desde el punto de vista de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la marca puede ser objeto de tráfico jurídico. El artículo 46 sitúa la marca dentro del ámbito patrimonial y permite, además de la cotitularidad, su cesión y otros negocios jurídicos. El artículo 47 añade una regla especialmente importante: la transmisión de la empresa en su totalidad implica también la de sus marcas, salvo pacto en contrario o que de las circunstancias resulte otra cosa. A la inversa, la propia ley permite transmitir la marca de forma separada respecto del resto del negocio. Es decir, puede comprarse la marca sola, o la empresa con la marca, pero no conviene confundir ambos planos. La propia OEPM distingue claramente entre transmisión y licencia, y recuerda que los contratos sobre propiedad industrial deben prepararse con detenimiento por sus consecuencias jurídicas y económicas.
Esto tiene una consecuencia práctica decisiva: si el comprador quiere adquirir no solo el signo distintivo, sino también la operativa digital asociada, el contrato debe individualizar qué se transmite exactamente. La inscripción del cambio de titularidad de la marca debe solicitarse conforme al artículo 49 de la Ley de Marcas, acompañando la documentación contractual correspondiente y la tasa aplicable. No basta, por tanto, con una fórmula genérica o con un simple correo entre las partes si luego se pretende una posición sólida frente a terceros o ante la OEPM.
La jurisprudencia reciente refuerza esta idea. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de enero de 2025, ROJ: SAP M 116/2025, ECLI:ES:APM:2025:116, recuerda que la Ley de Marcas consagra un principio de oponibilidad registral frente a terceros, pero también matiza que, cuando la cesión está acreditada y la solicitud de inscripción se ha presentado antes del litigio, la legitimación del cesionario no puede negarse sin más. El mensaje de fondo es claro: la documentación de la transmisión y su reflejo registral importan mucho, y descuidarlos puede complicar la defensa del comprador incluso cuando la operación materialmente se ha producido.
Ahora bien, una de las mayores fuentes de error está en los nombres de dominio. El dominio no es la marca, aunque pueda estar asociado a ella. En España, el artículo 9 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, obliga a determinados prestadores a comunicar al Registro Mercantil el dominio o dirección de Internet que utilicen para identificarse. Además, para los “.es”, el Plan Nacional de nombres de dominio, aprobado por la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, establece que el derecho de uso del dominio puede transmitirse voluntariamente, pero exigiendo aprobación del titular anterior y comunicación a la autoridad de asignación; y prevé expresamente la continuidad del dominio en supuestos de cesión de la marca o del nombre comercial asociado, siempre que se solicite la modificación registral y se cumplan las normas de asignación. En otras palabras: el dominio requiere su propia mecánica de transmisión, y no queda válidamente resuelto por el mero hecho de vender la marca.
También desde la jurisprudencia conviene separar con nitidez ambos planos. La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 30 de septiembre de 2025, ROJ: STS 4206/2025, ECLI:ES:TS:2025:4206, resume que la anterioridad de un nombre de dominio no constituye por sí sola una limitación al ius prohibendi del titular de una marca, salvo supuestos muy concretos; y añade que, si el titular del dominio no logra con éxito una acción reivindicatoria o de nulidad frente a la marca, el titular marcario puede oponerse al uso del dominio cuando exista riesgo de confusión. Esto es muy relevante en una compraventa: comprar una marca sin asegurar el dominio, o comprar un dominio sin asegurar la marca, deja abierta una fuente de conflicto seria.
El mismo problema aparece con la web, los contenidos y el software. El hecho de vender una marca no implica, por sí solo, que se transmitan automáticamente los derechos de explotación sobre textos, fotografías, diseños, bases de datos no personales o programas de ordenador. En materia de propiedad intelectual, el artículo 43 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual exige una delimitación expresa de los derechos cedidos, de sus modalidades de explotación, del tiempo y del ámbito territorial; si faltan esas menciones, la cesión queda limitada legalmente. Y, en lo relativo a programas de ordenador, los artículos 97 y 99 identifican quién ostenta la titularidad y qué facultades integran los derechos de explotación. Esto obliga a verificar si la web o el software fueron desarrollados por empleados, por una agencia externa o por terceros licenciantes, porque el vendedor podría no ser titular pleno de todo lo que aparentemente está vendiendo.
Una compraventa de marca y activos digitales se complica todavía más cuando entran en juego bases de datos de clientes, listas de suscriptores o históricos de pedidos. Ahí ya no basta con hablar de transmisión patrimonial: entran de lleno el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018. El artículo 6 RGPD exige una base jurídica para el tratamiento; y los artículos 13 y 14 imponen deberes de información cuando los datos se obtienen del interesado o no se obtienen directamente de él. En paralelo, el artículo 11 LOPDGDD permite cumplir el deber de información mediante un sistema de información básica y acceso sencillo al resto. Traducido al terreno contractual: no toda “base de clientes” puede entregarse como si fuera un mero archivo comercial, y el contrato debe prever con precisión qué datos se ceden, con qué legitimación, qué información se facilitará a los interesados y qué responsabilidades asume cada parte.
Por eso, una compraventa jurídicamente seria debería contemplar, al menos en su clausulado, seis bloques materiales muy claros: identificación exacta de la marca y de su expediente registral; relación individualizada de dominios, webs, cuentas y licencias; manifestaciones y garantías del vendedor sobre titularidad, ausencia de cargas y ausencia de conflictos; régimen de entrega técnica efectiva —credenciales, correo maestro, doble factor, paneles de hosting, analítica, repositorios y accesos publicitarios—; tratamiento específico de propiedad intelectual y protección de datos; y un sistema de responsabilidad por incumplimiento, con obligaciones de cesación, indemnización y colaboración postventa. No es casual que la OEPM recomiende cautela y asesoramiento especializado en este tipo de contratos, porque una transmisión mal cerrada suele derivar después en pleitos por uso no autorizado del signo, por bloqueo del dominio, por retención de accesos o por defectos de titularidad sobre la web y sus contenidos.
En definitiva, la compraventa de una marca y de los activos digitales vinculados no debe abordarse como un simple contrato de compraventa estándar. Es una operación mixta en la que conviven propiedad industrial, propiedad intelectual, contratación mercantil, nombres de dominio y protección de datos. El error más habitual consiste en creer que el prestigio comercial, el nombre de dominio, la web, los contenidos y la base de clientes se transmiten “por arrastre” con la marca. No es así. Si el contrato no identifica bien el objeto, no acredita la titularidad, no articula la inscripción registral cuando procede y no organiza correctamente la entrega técnica y documental, el comprador puede pagar por un activo que en realidad no controla plenamente.
En LEXITER Abogados asesoramos en operaciones de compraventa de marca, cesión de activos digitales, revisión contractual y prevención de conflictos posteriores, con enfoque práctico y seguridad jurídica desde el inicio de la negociación hasta el cierre documental de la operación. LEXITER Abogados. https://lexiterabogadosonline.com/